Mediante Sentencia núm. 999/2005, de 20 de diciembre (REEBOK c. A.C.Q.) la Sala Primera del Tribunal Supremo ha zanjado la polémica en relación con las importaciones paralelas, rechazando el agotamiento internacional del derecho de marca y aplicando el agotamiento comunitario, de conformidad con la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).

El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual constituye una cuestión que hasta la fecha no era interpretada de forma unitaria por la doctrina o los Tribunales españoles.

Durante años se ha venido cuestionando si el titular de un derecho de propiedad industrial o intelectual podía controlar la importación de sus propios productos una vez puestos en el mercado por él o con consen- timiento, esto es, si con esa primera venta se agotaba o no su derecho a impedir la importación del producto comercializado en un tercer país.
El TJCE se ha pronunciado de forma categórica sobre la cuestión en diversas sentencias, tanto en materia de patentes (i.e. Sentencias Centrafarm c. Sterling Drug, Merck c. Stephar, Pharmon c. Hoechst, o Merck c. Primecrown), como en materia de marcas (i.e. Sentencias Sihouette, Sebago, o Davidoff) o propiedad intelectual (i.e. Sentencias EMI c. CBS, o Polidor c. Harlequin), estableciendo que el titular tiene el derecho a controlar la primera comercialización de sus productos en la Comunidad Europea (en el Espacio Económico Europeo desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE, de 2 de mayo de 1992), de forma que su derecho sólo se agota en relación con aquellos productos que sean introducidos en los Estados miembros por él o con su consentimiento.

Siendo esto así, el Acuerdo sobre el EEE, obligaba a España, como al resto de Estados miembros, a interpretar el concepto de agotamiento del derecho según lo establecido por el TJCE. 

A pesar de esta obligación, nuestros Tribunales han estado divididos en los últimos años, de forma que ante la venta de productos procedentes de Estados ajenos al EEE, en ocasiones se ha aplicado el agotamiento comunitario y en otras el agotamiento internacional. El agotamiento comunitario ha sido aplicado en materia de marcas por las Audiencias provinciales de Barcelona (Sección 15), A Coruña (Secciones 3 y 4), Madrid (Secciones 9, 10 y 20), Oviedo, Palma de Mallorca (Sección ) o las Palmas (Sección 5). Por el contrario, las Audiencias Provinciales de Palma de Mallorca (Sección 3) o la de Valencia (Sección 7) han aplicado el agotamiento internacional del derecho de marca.

La polémica sobre la cuestión alcanzó su cenit con la Sentencia BACARDI, de 28 de septiembre de 2001, del Tribunal Supremo, que ha sido interpretada por diversas Audiencias Provinciales como instauradora del agotamiento internacional, a pesar de que en el procedimiento al que se refería esa sentencia no se había invocado la falta de autorización en la importación de los productos en el EEE (esta sentencia es invocada por la Sección 3 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Valencia para aplicar el agotamiento internacional).

Con la sentencia de 20 de diciembre de 2005 se aclara la cuestión y se resuelve la controversia aplicando el agotamiento comunitario, rechazando expresamente la aplicación del agotamiento internacional. La Sentencia parte de la necesaria observancia de la doctrina del TJCE sobre la cuestión y rechaza que con la prohibición de importar o comerciar con productos que hayan entrado en el EEE sin la autorización del titular del derecho se conculque la libertad de empresa consagrada en nuestra Constitución (resaltando que no se trata de un derecho ilimitado), al tiempo que recuerda que la función social de la propiedad tiene múltiples limitaciones que deben ser interpretadas de conformidad con el Derecho comunitario.

Antonio Selas Colorado
Abogado y Socio