Angeles Lozano. Abogada - Agente de la Propiedad Industrial

La regulación sobre la confrontación de las denominaciones de razones sociales de entidades mercantiles con los signos distintivos viene recogida básicamente en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro Mercantil.

El texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas establece literalmente que “no se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente”, lo cual prohíbe la identidad denominativa, ampliando el concepto de identidad al expresar que reglamentariamente podrán establecerse ulteriores requisitos para la composición de la denominación social.

Esta potestad reglamentaria abarca la identidad en sentido estricto, tal como ha quedado plasmada en el Reglamento del Registro Mercantil, que prohíbe denominaciones idénticas: “no se podrá inscribir, en el registro mercantil, sociedades o entidades cuya denominación sea idéntica, o alguna de las que ya figuren incluidas en la sección de denominaciones del Registro Mercantil Central”

Actualmente, en aras de la seguridad jurídica, no sólo se prohíbe la identidad literal o esencial, sino también en un sentido amplio se extiende dicha limitación a la semejanza, igualdad o similitud.

Es decir, se entiende por identidad no sólo el caso de la coincidencia total y absoluta entre denominaciones, sino también aquellos casos en que se dan las siguientes circunstancias:

1) Utilización de las mismas palabras en diferente orden, número o género.

2) Utilización de las mismas palabras con adición o supresión de términos, expresiones genéricas o accesorias, adverbios, preposiciones, conjunciones, acentos, guiones, signos de puntuación, u otras particularidades semejantes.

De igual forma se extiende la prohibición a la utilización de palabras que tengan la misma expresión fonética, de forma que quedan excluidas las denominaciones que induzcan a error, destacando de forma expresa que no podrá incluirse en la denominación término o expresión algunos que induzcan a error sobre la clase, naturaleza de la sociedad o la entidad a que se refiera.

Todo y así, es evidente que existen casos de errores en el funcionamiento del Registro Mercantil que han provocado la coexistencia de sociedades que se dedican a actividades mercantiles idénticas o concurrentes y comparten identidad o semejanzas denominativas, tal y como se definen estos conceptos en el Reglamento del Registro Mercantil.

En estos casos, y dado que en el Registro Mercantil, así como en la Oficina de Patentes y Marcas, rige el principio de prioridad, es decir, que el documento que primero accede al registro es el preferente sobre los que arriben con posterioridad,  y que el principio de identidad establecida es absoluto, tanto en la Ley de Sociedades Anónimas como en el Reglamento del Registro Mercantil, la sociedad prioritaria tendrá derecho al cambio de denominación de la entidad mercantil posterior.

Este supuesto está previsto bajo la rúbrica de cambio de denominación judicial, que ha de estar establecido por sentencia firme, y que deberá inscribirse en el Registro Mercantil.

Asimismo, en los casos de identidad de denominaciones, el derecho para instar la anulación de un asiento posterior no prescribe, puesto que se vulnera un derecho desde el inicio, y ello por infracción de prohibición legal.

En materia de confrontaciones del derecho de propiedad industrial frente a las inscripciones del registro mercantil, cabe destacar que la protección que confiere la Oficina de Patentes y Marcas es superior a la del Registro Mercantil o de Sociedades, y así se viene reiterando desde la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1984.

La Oficina de Patentes y Marcas se reserva para la protección específica de aquellos signos que los empresarios utilizan como distintivos de sus productos o servicios, con la finalidad de que puedan impedir sus usos y, así, evitar el aprovechamiento de la reputación ajena, por lo que en este aspecto específico prevalece sobre aquellos registros, tal como reiteró la Sentencia del TS de 12 de septiembre de 1985.

Ambas sentencias confirman la prevalencia del Registro de la Propiedad Industrial, es decir, de la Oficina de Patentes y Marcas, sobre el Registro Mercantil, hasta el punto en que deben ser modificadas las denominaciones autorizadas por éste último si se confunden con marcas o signos prioritarios.

Si bien el Registro Mercantil viene impidiendo cada día con mayor rigor la inscripción de denominaciones idénticas o meramente semejantes, así como procura evitar la inscripción de razones sociales próximas a marcas o nombres comerciales registrados, alegar que la razón social adoptada por una entidad mercantil ha sido autorizada y válidamente inscrita en el Registro Mercantil, no es argumento válido frente a un derecho dimanante del Registro de la Propiedad Industrial, que prevalece si los Tribunales declaran una denominación confundible, y obliga a la modificación de las inscripciones en dicho registro.

En resumen, la discrepancia entre la legislación rectora de las entidades mercantiles y la de Propiedad Industrial e Intelectual concluye en que la mera comprobación en el Registro Mercantil de si existe la inscripción de la denominación o razón social de una firma no excluye las posibilidades de que se declare la improcedencia de esta pretensión, con entidad ético-jurídica suficiente para imponer la erradicación del riesgo de confusión en el mercado, provocando la absoluta identidad denominativa y de productos amparados, entre una marca preexistente, una denominación notoriamente conocida, y una denominación social.