Ana Casas. J. Isern Patentes y Marcas

El arbitraje de la ley de marcas, es, al igual que en otras ramas del derecho, un mecanismo jurídico para solucionar entre partes un conflicto de intereses.

En la Ley de Marcas, se introduce el arbitraje para la solución de la colisión de dos o más marcas y los correspondientes intereses marcarios de sus titulares. Esta introducción es totalmente novedosa, dado que hasta ahora en los anteriores cuerpos legislativos nacionales de marcas, no se preveía la intervención de este mecanismo.

Este procedimiento, se prevé para determinados casos y sólo se habilita a la presentación de un acuerdo arbitral cuando se finaliza el procedimiento administrativo, es decir cuando se deniega la marca. (art. 28.4 Ley de Marcas)

Esta presentación tardía del acuerdo arbitral responde a la voluntad del legislador, que, en aras al principio de economía procesal, ha previsto que este acuerdo actúe como sustituto de los recursos (ordinario y contencioso - administrativo).

Comparando el arbitraje creado en la Ley de Marcas española con el arbitraje establecido en el procedimiento de marca comunitaria, se evidencia el distinto orden de aparición que rige estas instituciones:

El procedimiento de arbitraje comunitario aparece con la denominación "cooling-off" (periodo de gracia) , y aparece de forma automática, es decir, es una fase obligatoria establecida en el procedimiento de registro. Esta fase tiene una duración mínima de dos meses de negociación, que podrá ser ampliado a un período de tiempo mayor a voluntad de las partes; así puede, durante el procedimiento de registro, llegarse a un acuerdo y lograr de forma directa la concesión de la marca.

Este arbitraje, a diferencia del introducido en la ley de marcas española, se prevé como un medio de acuerdo entre las partes para llegar a un entendimiento de intereses; sin dejar cerrada la vía de una ulterior defensa ante el registro.

Ello no deja de ser curioso dado que la instrumentalización del arbitraje español de este modo, (sustituir recursos y contenciosos administrativos) aliena en parte su finalidad conciliadora, dado que se fuerza a presentarse, no cuando se ha alcanzado un acuerdo entre las partes, sino cuando la marca ha sido denegada y renunciando a una posterior defensa ante el registro.

Otra peculiaridad a destacar de esta institución es el contenido del acuerdo arbitral; éste se encuentra definido por la ley de marcas, que dispone: serán objeto de acuerdo arbitral los supuestos de prohibiciones relativas (incompatibilidad de marcas).

Hasta ahí parece lógico, habida cuenta que las prohibiciones absolutas (genericidad, descriptibilidad, error en el origen, etc.), son cuestiones de orden público que deben ser resueltas por la administración.

Sin embargo el legislador no incluye como objeto de acuerdo arbitral los supuestos en los que hay confrontadas dos marcas idénticas que designan idéntico producto o servicio.

Ello supone algo insólito, habida cuenta que si no existe un principio de interdicción de la doble inmatriculación de marcas, (dos marcas idénticas para el mismo producto o servicio se pueden registrar si el titular de la primera no se opone) no tiene porque impedirse la misma "Inter. Partes", dado que llegado a un acuerdo, el titular de la primera decide no oponerse.

Los titulares de dos marcas idénticas, pueden, durante la tramitación de la marca, llegar a un acuerdo privado de coexistencia; sin embargo, ya no podrán presentar el acuerdo arbitral (prohibido legalmente).

Tan sólo podrán recurrir a la retirada de la oposición (que el primer titular ha presentado) y si no han llegado a tiempo y la marca ha sido denegada, deberán efectuar una nueva solicitud de marca bajo las condiciones pactadas y sin que la otra parte (el primer titular) se oponga.

Otra peculiaridad es la introducción de la llamada "Suspensión de Procedimiento". La suspensión del procedimiento de registro de marcas se establece para supuestos muy concretos entre los que se hace constar el caso en que los interesados (solicitante y oponente) la soliciten conjuntamente.

Ello implica que ambas partes están llegando a un acuerdo de convivencia de marcas.

Este acuerdo podrá ser materializado por las partes a través de dos vías: bien a través de una retirada de oposición, bien por la firma de un convenio arbitral.

La retirada de la oposición tiene como consecuencia la desaparición del obstáculo de denegación, y por tanto la marca llegará al final del procedimiento con una concesión segura.

Si las partes optan por la presentación del convenio arbitral, el solicitante debe esperar a que se deniegue o conceda su marca y una vez denegada o concedida, presentar ante el registro el acuerdo que se ha firmado entre las partes.

Esta es otra peculiaridad del arbitraje, que en la ley de marcas sí tiene sentido, dado que si su finalidad es la de sustituir el recurso de alzada y el contencioso-administrativo, lo lógico es que se deniegue la marca, y el paso procesal siguiente, que es el recurso, sea sustituido por el acuerdo arbitral.

Esta institución y sus peculiaridades se podrán comprobar con la práctica, que esperemos, al menos, aligeren el volumen de recursos y contenciosos administrativos que hoy día versan sobre marcas.