La entrada en vigor de la Ley 60/2003 de 23 de diciembre de arbitraje, junto con la Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas (en adelante Ley de Marcas) y la Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante Ley del Diseño) y una preocupación creciente por la protección de la información confidencial, han creado un nuevo marco en el que el recurso al arbitraje en materia de propiedad intelectual (entendida en el sentido anglosajón del término) se perfila como una posibilidad ventajosa para los intervinientes.

La Ley de Arbitraje establece de forma general que "la arbitrabilidad de la controversia coincide con la disponibilidad de su objeto para las partes", lo que junto a la posibilidad de designar como árbitros únicos a expertos en la materia sobre la que se suscita la controversia y el recurso a la solicitud de medidas cautelares tanto por las partes -incluso antes de que haya comenzado el procedimiento arbitral (sin que por ello se entienda que el conflicto pasa a someterse a la jurisdicción ordinaria)- como por parte del árbitro, tiene como consecuencia la creación de unas condiciones favorables al sometimiento a arbitraje cuestiones relacionadas con la materia de referencia. La Ley de Marcas y la Ley del Diseño, por su parte, en sus artículos 28 y 42, respectivamente, amplían la posibilidad de recurrir al arbitraje en cuestiones relativas al procedimiento de concesión de una marca o en el procedimiento de oposición a la concesión de un diseño.

Estas cuestiones antes no podían someterse a arbitraje por entenderse que eran indisponibles al tratarse de aspectos de competencia exclusiva de la administración. El sometimiento a arbitraje permitiría una mayor rapidez en la resolución de la controversia junto con la elección del árbitro más competente por razón de la materia y de su conocimiento del mercado.  Tanto el artículo 28 de la Ley de Marcas como el artículo 42 de la Ley del Diseño delimitan los supuestos que pueden ser sometidos a arbitraje (prohibiciones previstas en los artículos 6.1.b), 7.1.b), 8 y 9 de la Ley de Marcas y motivos mencionados en los párrafos b), c) o d) del apartado 2 del artículo 33 de la Ley del Diseño), al tiempo que establecen aquellas cuestiones que en ningún caso podrán someterse a arbitraje (concurrencia o no de defectos formales o prohibiciones absolutas de registro en el caso de la Ley de Marcas y modificaciones del diseño que contravengan las limitaciones establecidas en el artículo 35 de la Ley del Diseño).     

Finalmente siempre con referencia a la Ley de Marcas y la Ley del Diseño, señalar que el convenio arbitral debe ser firmado no sólo por las partes sino también por todos aquellos que los citados preceptos indican y debe ser notificado a la OEPM, obligación derivada de que el laudo arbitral puede tener efectos en un registro público, lo que a su vez explica la necesidad de que dicha notificación se efectúe con anterioridad a la firmeza del acto administrativo que pusiera fin al procedimiento de oposición. En sede de información confidencial, los especialistas en propiedad intelectual a menudo nos encontramos con clientes que tienen importantes activos inmateriales que no pueden ser amparados por un derecho exclusivo, por diversos motivos. Ello no impide que dichos activos (know- how, propietary information, información comercial de índole restringida, etc.) sean objeto de contratación en el tráfico mercantil: cesiones, licencias, aportaciones a joint-ventures, acuerdos de I+D, etc. Es en el marco de esta contratación donde, en nuestra opinión, el sometimiento de las diferencias que puedan surgir entre las partes a arbitraje supone una ventaja sobre el sometimiento a la jurisdicción ordinaria. El arbitraje ofrece a las partes mayores garantías de confidencialidad en cuanto al tratamiento de la información aportada, cuestiones sometidas al arbitraje, etc.  

Ello no obstante, es importante indicar expresamente en la cláusula arbitral que se incluya en el contrato que el mismo arbitraje debe ser confidencial, indicando los extremos a los que dicha confidencialidad se extiende. En Francia dicha mención expresa empieza a se habitual, puesto que se ha dado alguna sentencia que obligaba a aportar información ya aportada a un arbitraje.