Un caso muy curioso que nos sucedió en la oficina, no hace mucho, fue el de un empresario que desde hace mucho tiempo funciona en el mercado vendiendo fruta con el nombre de su empresa, su denominación social, la de toda la vida.

Pues bien, acudió a nuestras oficinas porque justo en la misma calle alguien había abierto un establecimiento con un nombre idéntico al que este cliente utilizaba en el mercado y que además también vendía fruta.

Nos preguntó qué es lo que podía hacer, dado que en el mercado todo el mundo confundía un establecimiento con el otro, pensándose que nuestro cliente había expandido su actividad comercial.

Este cliente nos indicó que nunca se preocupó en registrar su denominación social como marca, dado que entendía que el hecho de registrar la sociedad ya le cubría jurídicamente su actuación en el mercado.

Esta conclusión, es un tanto errónea, dado que el hecho de registrar una sociedad, implica crear una persona jurídica que tiene capacidad legal para figurar como titular de derechos y obligaciones, es decir: contratos, facturas, juicios, etc.

Sin embargo, cuando este uso jurídico, deviene en un uso comercial, y sale el nombre de la empresa al mercado, esta denominación social, ya no se está usando como tal, sino que se está usando como marca.

El hecho de que la marca y la denominación social estén regulados en textos legales distintos y tratados por distintos registros, posibilita que exista el mismo nombre registrado para los mismos productos / servicios pero perteneciendo a personas diferentes, uno en cada registro.

Esta dualidad es la que se daba en este caso: un señor tenía una empresa y actuaba con el nombre de ésta en el mercado (dándole un uso marcario) desde hacía mucho tiempo, y otro, procedió a la solicitud de una marca para actuar en un concreto sector del mercado con un signo que lo identificara.

En la Nueva Ley de Marcas, concretamente en su artículo 9.1.d) se empieza a hacer cierta equiparación de derechos, dado que posibilita al empresario para defender el nombre de su empresa frente a una marca que ha sido solicitada y es idéntica a su razón social, que es anterior.

No obstante, ésta es una posibilidad que se prevé para aquellas ocasiones en las que se detecta la solicitud de esta marca, y la misma no ha sido concedida.
Cuando la marca ya ha sido concedida y el empresario se da cuenta que es idéntica al nombre de su entidad, la única solución que le queda, es defenderse mediante un juicio, de larga tramitación, y costoso procedimiento.

Aún así, las garantías de éxito tampoco son seguras, dado que mientras el titular de la marca la ha solicitado por el cauce legal adecuado, y es titular de un derecho al uso exclusivo de una denominación para actuar en el mercado; el empresario, tan solo tiene un nombre que sirve para facturar y constar en contratos y que, además lo ha usado en el mercado sin protección jurídica alguna; uso, que en principio, y salvo excepciones legales, no crea ni consolida ningún derecho.
En conclusión, este señor que hace más de veinte años que actúa en el mercado, con el nombre de su entidad y con una reputación en el sector, no se ha preocupado de tener la protección adecuada para actuar en su medio comercial y como consecuencia, debe afrontar: o bien un juicio basado en la anterioridad de su denominación social, cuyo resultado es incierto; o bien deberá conformarse con la existencia en su misma calle de una entidad con el mismo nombre que oferta el mismo producto / servicio y confunde al consumidor.

También la posibilidad de que el titular de la marca, en base a la misma, inste al comerciante al cese del uso de su marca, por constituir una infracción a su derecho.

De ahí la importancia y conveniencia de proteger como marca la denominación social con la que una entidad se identifica tanto a nivel jurídico (contratos y facturación) como a nivel comercial o mercantil, (identificativo).

El coste de registro de una marca, es, evidentemente, mucho menos costoso que el de la interposición de un juicio civil de nulidad de marca, de ahí la conveniencia de su registro.

ANA CASAS - ABOGADO
J. ISERN PATENTES Y MARCAS