David Ros Aguilera. Abogado

Como consecuencia de la denominada “socialización de Internet” el nuevo canal de comunicación que surge en la Sociedad de la Información interactúa y se integra fuera del mismo ocasionando, no pocas veces, discusiones doctrinales acerca de la aplicación del Derecho a Internet. Por ejemplo, nuestra Ley de Marcas que data del año 2001 no prevé de modo expreso que un nombre de dominio sea marca, no obstante, la práctica habitual de la Oficina Española de Patentes y Marcas es admitir como registro de marca un nombre de dominio. Lo que provoca que cuestionemos si el registro de un nombre de dominio pueda ser un derecho de marca.

Distinta es la apropiación indebida de un nombre de dominio, práctica conocida como cybersquatting, que se resuelve con la Política Uniforme de la ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) de resolución de controversias relativas a los nombres de dominio, es decir, el procedimiento UDRP (Uniform Domain Dispute Resolution Policy). Un procedimiento rápido, poco costoso y sin necesidad de acudir a la vía judicial que establece la cancelación o transferencia del nombre de dominio confusamente idéntico o semejante a una marca concedida si aquél que lo reclama demuestra la falta de uso legítimo del titular del nombre de dominio y éste es registrado y utilizado de mala fe. Además disponemos del artículo 34 de la Ley de Marcas que establece el derecho exclusivo del titular de una marca registrada al uso de la marca en el tráfico económico prohibiendo el uso por parte de un tercero de la marca como nombre de dominio. Pero la vicisitud presente de una mayoría de internautas es evitar el registro de la marca posterior al nombre de dominio. En particular, ¿un nombre de dominio puede oponerse contra una solicitud de marca?

El procedimiento administrativo de oposición a la solicitud de marca ante la OEPM previsto en la Ley de Marcas no establece como derecho anterior el registro de un nombre de dominio. El artículo 9.1 d) de la Ley reclama de la debida autorización para el registro como marca del nombre comercial, la denominación o la razón social con uso o conocimiento notorio en el conjunto del territorio nacional anterior a la fecha de solicitud de marca si el registro de ésta supone, ya sea por identidad o semejanza de los signos e identidad o similitud aplicativa, un riesgo de confusión en el público con el signo previo notorio. Si el nombre de dominio, coincidente con un nombre comercial, una denominación o una razón social, resultará notorio cabe pensar que pueda oponerse a la solicitud de marca.

Asimismo, otra vía para oponerse a la solicitud de marca posterior al nombre de dominio registrado corresponde al artículo 6.2 d) de la Ley que otorga protección a la marca no registrada que sea “notoriamente conocida en España” en la fecha de presentación o prioridad de la solicitud de marca de conformidad con el artículo 6 bis del Convenio de París si para el público consumidor existiera riesgo de confusión, incluído el riesgo de asociación, entre la marca solicitada y el signo previo notorio. En este caso, podría comprenderse que un nombre de dominio pueda constituir una marca no registrada “notoriamente conocida en España” y oponerse a la nueva solicitud de marca.

Así pues resulta que, en los supuestos mencionados y con las peculiaridades de prueba de la notoriedad, el nombre de dominio registrado pueda oponerse a la solicitud de marca posterior ante la OEPM mediante un procedimiento administrativo. Sin embargo, fuera del ámbito de aplicación de tales supuestos, la norma general es que el registro previo de un nombre de dominio no puede oponerse a la marca solicitada posteriormente en el tiempo. Los mismos razonamientos pueden alegarse ante los tribunales con la correspondiente acción de nulidad relativa.

Por otro lado, ante los tribunales cabe la acción imprescriptible de nulidad absoluta del artículo 51 de la Ley como vía para cancelar el registro de una marca si la solicitud de marca se efectúa con mala fe. No obstante, si el demandante tuviera éxito con el ejercicio de la acción deberá solicitar el registro de la marca. Asimismo la Ley prevé la acción reivindicatoria del artículo 2, cuya prescripción es de cinco años a partir de la publicación de la concesión de la marca o de su uso conforme el artículo 39, que permite el cambio de titularidad del registro de la marca si la solicitud de marca es un acto contrario a la buena fe en el sentido de los artículos 7 y 1258 del Código Civil. Ambas acciones deben hacerse valer ante los tribunales con la debida prueba, en consecuencia, resulta tardío en el tiempo y costoso – extremo paradójico si se compara con el procedimiento UDRP.

Es obvio que per se no existe una equiparación de cualquier nombre de dominio como si de una marca se tratara porque no todo nombre de dominio merece calificarse como identificador de un origen empresarial que ofrece productos y/o servicios. No olvidemos que el nombre de dominio es la máscara reconocible por el usuario de la dirección IP – por ejemplo, el nombre de dominio www.togas.biz corresponde a la dirección IP 82.223.148.126 - que es única y universal a fin de acceder a la misma a partir de la conexión a la Red en cualquier lugar y momento.

Por todo ello, resulta altamente aconsejable solicitar el registro como marca del nombre de dominio pues se estaría protegiendo la expresión denominativa del dominio como derecho exclusivo de Propiedad Industrial. Por lo tanto, la máscara de la dirección IP como marca registrada podrá oponerse a las nuevas solicitudes de marcas, y así evitar marcas parecidas al nombre de dominio, y a la vez podrá usarse en el marco de un procedimiento UDRP contra otros nombres de nombres posteriores si se cumple con los demás requisitos exigidos por la Política Uniforme de la ICANN.