La ley de marcas, no obliga a nadie a registrar una marca que esté utilizando, no obstante, si la marca se registra, la ley obliga a su titular al uso de la misma en un plazo que no exceda de los 5 años desde la publicación de su concesión.

Y más concretamente, indica que, entre otros supuestos, se entenderá como uso de marca "la utilización de la misma en España, aplicándola a los productos o servicios o a su presentación, con fines exclusivamente de exportación".

A "sensu" contrario, deberá entenderse por tanto que, el titular de una marca española podrá prohibir la exportación de un producto fabricado en España que lleve su mismo nombre, ello a pesar de que este producto no haya sido comercializado en España.

Esta peculiar forma de entender la exportación como el "uso" de una marca, es una novedad que incorpora la ley de marcas; novedad un tanto controvertida.
Es evidente, que hoy en día, la llamada "deslocalización" del procedimiento de fabricación de un producto es muy usual en las empresas de grandes dimensiones.
A título de ejemplo, la aplicación de este artículo a uno de estos casos, cada vez más usuales, da como resultado la siguiente situación:

Existe un titular de una marca china para la confección y venta de bolsos.

En el caso en que contrate la confección de su producto en España y solicite al fabricante la colocación de la etiqueta de la marca china, y su remisión a dicho país, para venderlo, será una actuación legal y no contravendrá la ley de marcas española, siempre y cuando no exista una marca española idéntica y para el mismo producto.

Por el contrario, si existe una marca española con denominación idéntica, el titular de la misma podrá atacar dicha situación e ir en contra del uso de esta marca, de su fabricación, de su almacenamiento en una nave industrial en España y su posterior exportación.

Esta situación provoca cierta controversia en la propia definición de marca, pues ésta se define como un signo distintivo cuya finalidad es, entre otras, diferenciar un producto semejante a otro en el mercado. (Así se evita tanto la confusión de producto como el riesgo de asociar ambos productos al mismo empresario).

La cuestión tampoco está menos clara en lo relativo al concepto de " mercado", dado que si estos bolsos se venden en China y el consumidor español nunca los visualiza en el mercado y tampoco tiene posibilidad de adquirirlos, cómo va a confundir o asociar las marcas? ¿Cómo podemos aplicar este artículo en la práctica cada vez más usual del mercado? ¿La definición de mercado debe comprender la confección y almacenamiento de un producto? ¿Y si es el caso, a qué consumidor se estará protegiendo?
 

Para la respuesta a estas preguntas deberemos atender a la práctica, la resolución de conflictos y colisión o no de marcas para poder encajar la definición de "mercado",junto con la del "uso de una marca" y la "exportación".

Por otro lado, y respecto a la introducción de mercancías pirata en España la cosa está más clara, dado que las mismas tienen por finalidad introducirlas en el mercado español.

En este supuesto, la definición de marca sí que cobra todo el sentido, habida cuenta que el consumidor debe ser protegido ante la confusión al que será sometido comprando un producto de imitación pensando que está adquiriendo el original.

En estos casos, y dada la evidente usurpación de marca que supone un producto de piratería, (además de las infracciones de propiedad intelectual) se activan todos los sistemas jurídicos para la defensa de la marca española.

Ana Casas Roura

J. Isern Patentes y Marcas