José Alberto Merida Velásquez. Abogado J. Isern Patentes y Marcas S.L.

Según lo que disponen los artículos 15 y 43 del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria (RMC), la marca debe ser objeto de uso. Asimismo, de conformidad con el artículo 15 RMC, el uso debe ser como la marca ha sido registrada dentro de un periodo de cinco años, a partir de su registro, lo que se conoce como periodo de gracia para que el titular de una marca comience a explotar sus derechos.

La importancia que reviste dicho uso tiene básicamente tres propósitos, el de otorgar protección a los productos y/o servicios del titular de la marca, y por otra parte para evitar acciones de caducidad por no uso de la marca, así como para acreditar el uso adecuado de la marca en el mercado, tal cual esta ha sido registrada, por ejemplo, en procedimientos de oposición a otras marcas.

Se debe tomar en cuenta que el uso de la marca debe coincidir no solamente con las características con las que se registró la marca, sino que también debe coincidir con los productos y/o servicios para los cuales esta se registró.

En la práctica, existe una idea equivocada, básicamente entre algunos empresarios que la marca puede proteger todo tipo de productos y/o servicios, puesto que se llega a desconocer que la marca solamente protege aquello para lo cual está registrada, así como la apariencia bajo la cual se encuentra registrada.

Cabe aclarar por lo tanto que el ámbito de protección solamente se restringe a los productos y servicios amparados por el registro de marca.

Pues bien, con respecto a la apariencia gráfica de una marca, el derecho de marcas tampoco permite hacer una representación diferente de las marcas en los productos y/o servicios que se oferten al consumidor.

De igual manera, existe también en la práctica la idea equivocada entre algunos empresarios de que una vez teniendo una marca registrada, esta se puede alterar de distintas maneras tanto a nivel gráfico como denominativo. No obstante, la prohibición del artículo 15 RMC, limita la variación de los componentes a aquellas modificaciones que no alteren el carácter distintivo de la marca.

Es conveniente señalar que para el derecho de marcas no pasa desapercibido el hecho de que las tendencias comerciales de las empresas requieren de una actualización en los logos de sus marcas, aunque en caso de que se alteren sus componentes de manera sustancial, es conveniente actualizar el registro de las marcas de acuerdo con las nuevas variaciones.

La práctica comunitaria de marcas de la OAMI, ha determinado algunas directrices y los parámetros aceptados en el uso de marcas. En tal sentido, se han contemplado lineamientos generales para las marcas denominativas, marcas de color y marcas figurativas principalmente.

En cuanto a las marcas denominativas, que consisten en letras y números, es posible utilizar la marca en cualquier tipo de letra, salvo que se utilice una forma estilizada de la misma que le dé una apariencia de marca figurativa, con la excepción de ciertos ejemplos como el que se cita en el recuadro de abajo en el que se consideró que la marca en uso era una derivación de la marca registrada que no afectaba significativamente a su distintividad. Asimismo, se permite utilizar las marcas denominativas en mayúsculas o minúsculas, aunque si el registro cuenta con variaciones de mayúsculas y minúsculas entre medio de las letras, cualquier alteración en el uso se sujeta a las reglas de uso del Artículo 15 RMC.

En el mismo sentido, dado que las marcas denominativas se registran en blanco y negro, el hecho de que se usen colores al representarlas gráficamente, no altera de ninguna manera su carácter distintivo. De la misma manera, si se agrega a la marca denominativa un vocablo que en general sea percibido como descriptivo o genérico, tampoco se considerará que se ha alterado el carácter distintivo de la marca.                                                                                                       

En cuanto a las marcas figurativas, estas cuentan con criterios más estrictos para considerar que su uso no altera su carácter distintivo. Por ejemplo, usar en color una marca figurativa registrada en blanco y negro se puede considerar como uso aceptado, a menos que se cambie la impresión en conjunto de la marca. Así como en las marcas denominativas, el uso de vocablos en marcas figurativas que sean percibidos como descriptivos o genéricos, tampoco se considerará que altera el carácter distintivo de la marca.

Es común que en el tráfico mercantil de ciertos productos y/o servicios se utilice mas de una marca al comercializar estos. En estos casos, por lo general, la Oficina tiene en cuenta el uso de la marca al encontrarse representada en el producto y/o servicio.

Se debe tener en cuenta que la OAMI generalmente pone mayor atención al grado de distintividad que tienen las marcas, por lo cual, las marcas con un alto grado de distintividad se verán afectadas en menor medida ante ligeros cambios que aquellas marcas con un menor carácter distintivo.

Asimismo,  cuando una marca se compone de varios elementos y solo uno o algunos de ellos han dado el carácter registrable a una marca, la alteración de alguno de ellos o su omisión en la representación de la marca darán como resultado una alteración del carácter distintivo de la marca.

Cualquier variación de las palabras y las letras resultará por sí misma suficiente como para alterar el carácter distintivo de la marca. En cuanto a las marcas de color, estas deben ser usadas con los mismos colores que fueron registradas, salvo que la variación en su tonalidad sea mínima. No sucede lo mismo si se usa la marca en blanco y negro, debido a que en estos casos, la Oficina  considerará que el uso altera el carácter distintivo de la marca.            

Con lo anterior, se puede resumir el uso adecuado que se debe hacer de las marcas, con lo cual se puede aumentar la posibilidad de éxito en procedimientos de oposición, así como la improbabilidad de sufrir acciones por caducidad, gestionando adecuadamente la cartera de marcas de cualquier empresa. No obstante lo anterior, nunca debe olvidarse que el uso adecuado también se extiende a los productos y/o servicios que cubren las marcas, por lo que el uso para estos también es de suma importancia. 

Ver ejemplos de lo antedicho clickando aquí: www.togas.info/jisern_togas72.jpg