La imagen es uno de los valores intangibles más importantes de cualquier empresa. A ella se destinan fuertes inversiones para llegar al público de forma más atractiva y sugerente.

Esta imagen de marca es más importante en los productos cuyo principal reclamo descansa en su aura de calidad y exclusividad -y, a veces, lujo- que las empresas se esfuerzan en cuidar y conservar. Para ello utilizan presentaciones impecables, ingentes inversiones publicitarias (¿por qué si no Chanel gastó 20 millones de dólares en su última campaña navideña con Nicole Kidman?), o implantan sistemas de distribución selectiva para esmerar la venta al público de los productos y otros aspectos que favorecen esa cuidada imagen, como la preparación específica del personal en los puntos de venta, establecimientos adecuados, etc.

Sin embargo, es común ver que grandes superficies venden productos originales con marcas de prestigio. Esto es posible porque, en principio, las importaciones paralelas intracomunitarias son legales, ya que el derecho sobre la marca se agota con la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo por el titular de la marca o con su consentimiento. Según la jurisprudencia comunitaria, el titular marcario no puede, en principio, controlar las reventas de su producto una vez lo ha introducido en la Unión europea, ya que se entiende que ha establecido sus condiciones de venta y por eso el ius prohibendi, o acción de oposición del titular, se agota. Así se hace posible el otro principio comunitario en juego, el de la libre circulación de mercancías en la Comunidad. La situación legal actual del agotamiento de los derechos de marca en el seno de la Unión europea está bastante clara, así como que el agotamiento internacional o mundial no existe -asuntos Silhouette, Sebago y Zino Davidoff del Tribunal europeo-: sólo cuando el producto se ha comercializado por primera vez en la Comunidad se produce ese efecto del agotamiento, no cuando se ha comercializado fuera de la Comunidad.

De esta legalidad se benefician las grandes superficies que adquieren de un distribuidor "infiel" los productos de lujo originales, fuera de los canales de distribución exclusiva o selectiva establecidos por el titular. Después los publicitan y comercializan como reclamo junto con otros productos de inferior calidad y precio. Sin embargo, las marcas perjudicadas por este comercio, que lesiona su imagen de prestigio, han obtenido recientemente buenos resultados en los tribunales precisamente defendiendo que ese prestigio se estaba menoscabando. Casos como Christian Dior contra Makro (Audiencia Provincial de Madrid, 2002) por vender perfumes, Clarins contra Sabeco (Audiencia Provincial de Zaragoza, 2003) por comercializar cosméticos, y Louis Vuitton contra Carrefour (Juzgado de Primera Instancia nº 17 de Madrid, 2004) por la venta de neceseres con la famosa marca gráfica Damero, de Louis Vuitton.

En las sentencias citadas se consideró que la forma en que Makro, Sabeco y Carrefour comercializaban y publicitaban los productos de lujo lesionaba su imagen: en establecimientos ubicados en polígonos industriales, sin preparación específica de los vendedores ni secciones especializadas para la venta del producto, o "junto a comida para perros, panceta o jamón cocido", en palabras literales de la sentencia del caso Christian Dior. Los fallos de las sentencias obligaron a las grandes superficies a cesar en dichos actos de publicidad y/o comercio en la forma descrita.

Se estableció que si la forma bajo la que se publicita y comercializa los productos lesiona su imagen de prestigio, ello da lugar a una infracción de marca perseguible, a pesar de que el producto haya sido colocado en la Comunidad por el titular o con su consentimiento. Es decir, esta lesión supone una excepción al agotamiento del derecho de marca, contemplado en el artículo 36.2 de la Ley de Marcas. Además, las sentencias citadas también dictaminaron que concurrían actos de competencia desleal.

Ese es el aspecto más relevante de las sentencias citadas, y pionero en España: la recuperación del derecho del titular a prohibir la comercialización y/o publicidad surge tras la mera lesión de la imagen de prestigio, extremo no excesivamente difícil de probar en un tribunal.

Las ventajas de lo establecido por esta jurisprudencia son innegables. Como hemos visto, el titular marcario puede oponerse a las importaciones de su producto que provengan de fuera de la Unión europea, pero ha de tolerar las intracomunitarias siempre que no exista un motivo justificado. Ahora ha de bastar demostrar esa lesión objetiva de la imagen, lo que acabaría con los problemas que acarrea probar el origen del producto, así como quién debe probarlo -actor o demandado-. En la práctica se revela difícil descubrir el origen del producto porque a menudo se suprimen los números de trazabilidad o control para proteger al distribuidor "infiel" y no ver peligrar su fuente de suministro. Sobre a quién compete la carga de la prueba y las consecuencias jurídicas de su ausencia, nos remitimos a la sentencia del Tribunal europeo en el caso Van Dorel contra Lifestyle sports.

Las citadas sentencias refuerzan y facilitan la protección de las marcas de prestigio. Sin embargo, deberá ser en último término el Tribunal Supremo el que establezca los parámetros a cumplir en la comercialización y publicidad de los productos selectos por agentes ajenos a las redes de distribución -como las grandes superficies-, conjugando el otro principio en juego, el de la libre circulación de mercancías en la Comunidad.

LARA FONCILLAS
Abogado
l.foncillas@mullerat.com