En el plano económico y financiero empresarial de hoy en día, es usual que dentro de la estructura de una empresa, aparezcan como activo las marcas que la misma posee.

Debido a que éstas, además de ser el vehículo a través del cual la emrpesa da a conocer en el mercado los productos o servicios que comercializa, constituyen un derecho exclusivo sobre el uso de una denominación y/o logotipo concretos en un sector del mercado.

La marca es, por tanto, hoy en día, uno de los activos empresariales de más fácil transmisión, del que debemos destacar su gran valía a la hora de ser licenciado o transferido, habida cuenta que, el titular de una marca, cuando la licencia o transfiere, transfiere con ella la totalidad o parte de los productos o servicios que ésta designa en el mercado con esa determinada denominación o logotipo, traspasando con ello la explotación o la titularidad de este activo empresarial.

De ahí la importancia de la marca como activo de la empresa: su simple transmisión implica la exclusiva del uso de determinada denominación y/o logotipo para designar determinados productos o servicios en un sector del mercado.
El contrato de licencia es un contrato oneroso y sui generis, en virtud del cual el licenciante autoriza al licenciatario, a ejercitar todos o algunos de los derechos que se derivan de la marca. Este contrato puede ser público o privado (según circunstancias).

En España, el contrato de licencia viene desarrollado en el art. 48 de la Nueva Ley de Marcas que proporciona unos criterios básicos sobre el objeto del contrato y su extensión, así como sobre su condición o no de exclusividad.
Las licencias no exclusivas son aquellas en que el titular de la marca se limita a otorgar al licenciatario autorización para usar la marca licenciada, reservándose para sí tanto el derecho a utilizar la marca por él mismo como a conceder ulteriores licencias.

La licencia se denomina exclusiva cuando el titular de la marca se obligue a no conceder licencias ulteriores a favor de otras personas. El licenciante puede, además, asumir una obligación complementaria.

Asimismo, las licencias pueden ser globales, que son las que comprendan la totalidad de los productos o servicios para los que está registrada la marca, parciales, cuando comprende sólo parte de los productos o servicios que se designan con la marca.

También, y en atención a su extensión territorial, pueden ser generales, si confieren un derecho que se extiende a la totalidad del territorio nacional, o locales, cuando se conceden para una parte del Estado.
    
En principio, el titular de la licencia no podrá cederla ni conceder sub-licencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario

En cuanto a la legitimación para ejercitar las acciones en defensa de los derechos de la marca, el art. 124 LP (por remisión de la LM) contempla la legitimación activa, no sólo del titular de la marca, sino también de los licenciatarios exclusivos. El concesionario de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su nombre todas las acciones reconocidas al titular de la marca en la Ley, salvo pacto en contrario.

El titular de la marca no puede renunciar a una marca licenciada si no tiene el visto bueno del licenciatario, no obstante, el titular puede no renovarla sin su consentimiento.

La cesión de una marca en España, no entraña problema alguno. Ésta, puede ser total o parcial haciendo referencia la cesión a unos de los productos o servicios para los que se halla registrada una marca, siempre y cuando no se produzca engaño.

Regirá, en primer lugar, lo acordado entre las partes, en su defecto, lo establecido por la Ley de Marcas y, en último lugar, las normas de Derecho Común sobre la comunidad de bienes, (392 y ss Código Civil). También, se admite la cotitularidad de una marca.

Por último la Ley de Marcas establece que la cesión, licencias y derechos reales sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas, sin que puedan inscribirse posteriormente otros derechos o gravámenes que sean incompatibles u opuestos.

En cuanto a la licencia y cesión de la marca comunitaria, cabe decir que funciona básicamente igual que bajo la Ley de Marcas española en todos sus aspectos, ya que se puede ceder sólo para todos o algunos productos y/o clases si no se da engaño, y licenciar de la misma forma y características que las mencionadas anteriormente.

Con el fin de evitar cierta inseguridad jurídica o alguna cuestión pendiente de regulación, es importante que toda cesión y licencia de marca, tanto en España como en la Unión Europea, esté bien regulada y controlada por la entidad titular de la misma.

Ana Casas Roura
Abogado
J. Isern Patentes y Marcas S.L.