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La marca es, por tanto, hoy en día, uno de los activos empresariales
de más fácil transmisión, del que debemos destacar
su gran valía a la hora de ser licenciado o transferido,
habida cuenta que, el titular de una marca, cuando la licencia o
transfiere, transfiere con ella la totalidad o parte de los productos
o servicios que ésta designa en el mercado con esa determinada
denominación o logotipo, traspasando con ello la explotación
o la titularidad de este activo empresarial.
De ahí la importancia de la marca como activo de la empresa:
su simple transmisión implica la exclusiva del uso de determinada
denominación y/o logotipo para designar determinados productos
o servicios en un sector del mercado.
El contrato de licencia es un contrato oneroso y sui generis, en
virtud del cual el licenciante autoriza al licenciatario, a ejercitar
todos o algunos de los derechos que se derivan de la marca. Este
contrato puede ser público o privado (según circunstancias).
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En España, el contrato de licencia viene desarrollado en
el art. 48 de la Nueva Ley de Marcas que proporciona unos criterios
básicos sobre el objeto del contrato y su extensión,
así como sobre su condición o no de exclusividad.
Las licencias no exclusivas son aquellas en que el titular de la
marca se limita a otorgar al licenciatario autorización para
usar la marca licenciada, reservándose para sí tanto
el derecho a utilizar la marca por él mismo como a conceder
ulteriores licencias.
La licencia se denomina exclusiva cuando el titular de la marca
se obligue a no conceder licencias ulteriores a favor de otras personas.
El licenciante puede, además, asumir una obligación
complementaria.
Asimismo, las licencias pueden ser globales, que son las que comprendan
la totalidad de los productos o servicios para los que está
registrada la marca, parciales, cuando comprende sólo parte
de los productos o servicios que se designan con la marca.
También, y en atención a su extensión territorial,
pueden ser generales, si confieren un derecho que se extiende a
la totalidad del territorio nacional, o locales, cuando se conceden
para una parte del Estado.
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En principio, el titular de la licencia no podrá cederla
ni conceder sub-licencias, a no ser que se hubiere convenido lo
contrario
En cuanto a la legitimación para ejercitar las acciones en
defensa de los derechos de la marca, el art. 124 LP (por remisión
de la LM) contempla la legitimación activa, no sólo
del titular de la marca, sino también de los licenciatarios
exclusivos. El concesionario de una licencia exclusiva podrá
ejercitar en su nombre todas las acciones reconocidas al titular
de la marca en la Ley, salvo pacto en contrario.
El titular de la marca
no puede renunciar a una marca licenciada si no tiene el visto bueno
del licenciatario, no obstante, el titular puede no renovarla sin
su consentimiento.
La cesión de una marca en España,
no entraña problema alguno. Ésta, puede ser total
o parcial haciendo referencia la cesión a unos de los productos
o servicios para los que se halla registrada una marca, siempre
y cuando no se produzca engaño.
Regirá, en primer lugar, lo acordado entre las partes,
en su defecto, lo establecido por la Ley de Marcas y, en último
lugar, las normas de Derecho Común sobre la comunidad de
bienes, (392 y ss Código Civil). También, se admite
la cotitularidad de una marca.
Por último la Ley de Marcas establece que la cesión,
licencias y derechos reales sólo podrán oponerse
frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro
de Marcas, sin que puedan inscribirse posteriormente otros derechos
o gravámenes que sean incompatibles u opuestos.
En cuanto a la licencia y cesión
de la marca comunitaria, cabe decir que funciona básicamente
igual que bajo la Ley de Marcas española en todos sus aspectos,
ya que se puede ceder sólo para todos o algunos productos
y/o clases si no se da engaño, y licenciar de la misma
forma y características que las mencionadas anteriormente.
Con el fin de evitar cierta inseguridad jurídica o alguna
cuestión pendiente de regulación, es importante
que toda cesión y licencia de marca, tanto en España
como en la Unión Europea, esté bien regulada y controlada
por la entidad titular de la misma.
Ana Casas Roura
Abogado
J. Isern Patentes y Marcas S.L.
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